07.05.2023

Как и зачем расторгается лицензионный договор?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как и зачем расторгается лицензионный договор?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

1. Последствия прекращения действия лицензионного соглашения

2. Способы защиты прав сторон

3. Сублицензионный договор

4. В каких случаях чаще всего расторгается лицензия?

5. Регистрация расторжения в «Роспатенте»

6. Основания для расторжения лицензионного договора

7. Особенности расторжения лицензионного договора о передаче секрета производства

8. Необходимые документы

9. Комментарии к статье 1235 ГК РФ, судебная практика применения

10. Расторжение лицензионного договора лицензиатом в одностороннем порядке. Расторжение лицензионного договора на товарный знак. Как лицензиату сформулировать условие об одностороннем отказе от договора

11. Комментарий к Ст. 1235 ГК РФ

Согласно нормам российского законодательства, досрочное расторжение лицензии по инициативе правообладателя в досудебном порядке возможно только в одном случае: если лицензиат нарушает свои обязательства по выплате вознаграждения за пользование интеллектуальной собственностью. Данная норма закреплена в п.4 ст. 1237 ГК РФ. Лицензиар вправе также потребовать возмещение убытков от лицензиата, которые связаны с прекращением обязательств.

Последствия прекращения действия лицензионного соглашения

Согласно общему правилу для лицензионных договоров стороны не вправе требовать от своих оппонентов обязательств, которые выходят за рамки условий контракта.

Например: если в период действия соглашения участники сделки исправно выполняли свои обязательства, не возникает необходимости возвращать использованное право.

Иногда последствия расторжения лицензионного договора состоят в прекращении действия электронного ключа для определенного программного обеспечения. Пользователь в этом случае автоматически теряет возможность продолжать работу в заданном направлении. Так, если эксплуатация ПО проводилась по предоплате, то лицензиат имеет полное право применять его в своей деятельности до того срока, за который было выплачено вознаграждение. Вернуть продукт ранее или уничтожить его возможно только в случае, если стороны договорятся об обратном.

В ситуации, когда основанием расторжения лицензионного договора является существенное нарушение условий контракта одной из сторон, оппонент может обратиться за взысканием убытков. Одним из последствий прекращения лицензии может стать упущенная выгода по причине невозможности использовать копию продукта по новому договору. К числу последствий досрочного расторжения для каждой из сторон может являться невозможность продолжения деятельности, которая основывалась именно на лицензионном продукте.

Способы защиты прав сторон

Самый надежный способ для «бескровного» расторжения лицензионного договора – это предварительная детальная проработка его условий на стадии разработки и согласования документа. Нужно стараться предвидеть неблагоприятные последствия. При заключении соглашения будет полезно придерживаться следующих рекомендаций, которые помогут минимизировать юридические риски:

проверить наличие исключительных прав у лицензиара и возможности распоряжения ими;
если обнаружится, что имеются препятствия для использования интеллектуальной собственности, то закрепить полную ответственность лицензиара при предъявлении претензий третьих лиц к лицензиату;
проверить коммерческую деятельность лицензиата;
проанализировать гарантии, которые необходимы для выполнения договорных обязательств;
обязать правообладателя предоставить копии других договоров в отношении данного объекта исключительных прав;
при наличии большой договорной цепочки – проконтролировать ее;
предусмотреть солидарную ответственность за нарушение условий договора и возможность его расторжения в одностороннем досудебном порядке, например, при систематическом нарушении к требованиям качества;
если в соглашении участвует иностранная сторона, то предусмотреть подчинение отдельных частей или всего договора правовой системе страны лицензиара/лицензиата, так как иначе придется отстаивать свои интересы в иностранном суде и нанимать дорогих адвокатов.

Конфликтные ситуации при досрочном расторжении договора возникают в том случае, когда лицензиар или лицензиат недостаточно ответственно подошел к выбору делового партнера и составлению лицензии. Стороны соглашения часто не могут предусмотреть заранее все вопросы, которые возникнут в дальнейшем, а при его заключении они больше думают об извлечении прибыли, чем о возможных юридических последствиях. Юристы и патентные поверенные нашего бюро помогут учесть возможные риски и исключить проблемы неверного толкования формулировок договора при возникновении споров, а также разрешить их в досудебном порядке. Если другая сторона уже обратилась в суд, выступим в интересах клиента и выработают правовую стратегию для осуществления дальнейшей судебной защиты.

Сублицензионный договор

Особой разновидностью лицензионного договора является сублицензионный договор, в соответствии с которым при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

При этом сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Срок действия сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

В каких случаях чаще всего расторгается лицензия?

Расторжение лицензионного договора на использование товарного знака чаще всего производится в следующих случаях:

Несоблюдение условий по выплате вознаграждения (роялти) за использование торговой марки или отсутствие отчетов от лицензиата, что вызывает сомнение в правильности отчислений денежных средств. В отчетах лицензиат должен предоставлять информацию по выпуску и реализации продукции с данным о торговом знаке, а также указывать цену и сведения о юридических лицах, приобретающих такую продукцию.
Несоблюдение требований качества со стороны лицензиата, что подрывает репутацию бренда, принадлежащего его правообладателю (лицензиару). Эти требования, согласно статье 1489 Гражданского кодекса РФ, устанавливает владелец торговой марки. Он также вправе осуществлять контроль за соблюдением качества.
Превышение прав, предоставленных по лицензионному договору лицензиату, например, продажа продукции на другой территории, не указанной в соглашении.
Злоупотребления со стороны лицензиара – он может инициировать расторжение исключительной лицензии, при которой права предоставляются только одному лицензиату, если к нему обратилось другое лицо с более выгодным коммерческим предложением по знаку обслуживания.
Не исключен также такой вариант, когда бизнес у лицензиата развивается не так хорошо, как он планировал, и затраты на выплаты за использование торговой марки становятся больше, чем доходы от коммерческой деятельности.

Регистрация расторжения в «Роспатенте»

Как и все виды сделок с товарными знаками, расторжение лицензионного договора должно проходить регистрацию в «Роспатенте». Для этого необходимо предоставить следующие основные документы:

заявление установленного образца, заполненное на русском языке;
подлинник договора или его копия, заверенная нотариусом, так как специалисты «Роспатента» проверяют возможность расторжения в самом лицензионном соглашении;
соглашение, если расторжение производится по обоюдному согласию;
судебное решение при расторжении через суд;
перевод на русский язык для иностранных заявителей;
согласие на обработку персональных данных.

Основания для расторжения лицензионного договора

Порядок заключения и расторжения лицензионных договоров регулируется положениями Гражданского кодекса РФ «Общие положения об обязательствах» и «Общие положения о договоре».

В рамках этих нормативно-правовых актов предусмотрено несколько путей для расторжения лицензионного контракта.

Основания для расторжения:

По соглашению сторон. Подобный путь приемлем, если одна из сторон желает прекратить сотрудничество, а второй участник договора не возражает. В этом случае стороны составляют дополнительное соглашение, пункты которого регулируют порядок расторжения лицензионного договора.
Нарушение условий сделки, если пункты договора предусматривают расторжение в одностороннем порядке. В этом случае контракт может быть разорван без обращения в суд.
Нарушение условия сделки в ситуации, когда преждевременное одностороннее расторжение договора не предусмотрено. В этом случае договор может быть расторгнут только через суд. Если обе стороны – юридические лица, нужно обращаться в арбитражный суд; если лицензиар – физическое лицо, дело передается в ведомство общей юрисдикции.

Особенности расторжения лицензионного договора о передаче секрета производства

Под секретом производства ГК РФ понимает любую информацию об итогах интеллектуального труда в сфере науки и техники, а также о вариантах ведения профессиональной деятельности, которые не известны широкому круг лиц и имеют в силу этого коммерческую ценность (п.1 ст. 1465 ГК РФ).

В спорном договоре был подробно описан состав передаваемого ноу-хау. Информация передавалась вместе с обязательством обучения Истца порядку его применения.

ИП в течение срока действия договора вносил требуемые роялти-платежи и не высказывал замечаний по порядку их внесения. В последующем им без возражений подписаны акты, в которых был перечислен перечень передаваемых сведений, составляющих ноу-хау.

Согласно нормам гражданского законодательства, контрагент не может требовать вернуть то, что получено или исполнено им до даты расторжения сделки, если об ином не было отдельного уговора.

Стороны в п. 8.3 лицензионного договора закрепили правило, согласно которому нельзя просить вернуть то, что передано лицензиару в связи с исполнением договорных обязательств. Общество передало ИП ноу-хау, в ответ ИП оплатил паушальный взнос в сумме 400 тыс. руб. Общество надлежаще исполнило свои обязанности, следовательно, требовать возврат взноса у ИП не было права.

Кроме того, из всех имеющихся документов следовало, что контрагенты согласовали порядок расчетов как 25% от суммы сделки, и ИП последовательно вносил указанные платежи, не высказывая возражений.

ГК РФ закрепляет принцип добросовестного поведения сторон сделки. Поэтому ИП не должен основывать свои требования на ином толковании договора, чем то, о котором договорились стороны.

Необходимые документы

Описание:

Характеристики товаров (услуг), производимых с использованием ноу-хау;
Ожидаемый срок полезной жизни объекта;
Краткое описание настоящей деятельности и истории предприятия-правовладельца.

Количественные характеристики:

Затраты на создание объекта ноу-хау;
Себестоимость и цена единицы товара с использованием ноу-хау;
Источники получения доходов от использования ноу-хау и прогнозируемая выручка от продажи товаров (услуг);
Технические (потребительские), эксплуатационные, экологические и экономические показатели получения доходов от использования ноу-хау:
-Увеличение объемов реализации конкретных видов или всей продукции с использованием ноу-хау / Повышение цены / Снижение себестоимости при использовании;
Произведенные затраты:
-на освоение в производстве и организацию выпуска и реализации товаров с использованием ноу-хау;
-на маркетинг;
-на страхование рисков осуществления проектов с использованием ноу-хау.

Как мы уже говорили выше, необходимо, чтобы договор содержал всю информацию о товарном знаке, список товаров или услуг, нуждающихся в использовании товарного знака, а также нормативные способы его использования, как будет выплачиваться вознаграждение. Следует также обратить отдельное внимание на то, что лицензионный договор не должен содержать наименования товаров или услуг, для которых товарный знак не регистрировали. Если это было сделано лишь по классам товаров, то в договоре не упоминают об услугах и соответственно, наоборот. Возможны ограничения по использованию ТЗ по определенной группе товаров или по методам его применения. Он может быть применен по всей стране, но в определенных случаях могут быть и территориальные ограничения.

Но возможно и установление определенного графика платежей с регулярными выплатами денежных сумм — роялти. В данном случае размер выплат может зависеть от вырученных сумм и доходов, полученных от использования этого товарного знака, по поводу которого и заключен договор. Также размер роялти связывают с количественными показателями выпуска продукции: то есть сумма зависит от числа выпущенного или реализованного продукта. Для того чтобы была возможность осуществления таких расчетов сумм вознаграждения, лицензиат должен предоставлять подробные отчеты по интересующим лицензиара показателям.

Мы рассмотрели процедуру оформления лицензионного договора на товарный знак.

Вы думате, что вы русский? Родились в СССР и думаете, что вы русский, украинец, белорус? Нет. Это не так.

Вы на самом деле русский, украинец или белорус. Но думате вы, что вы еврей.

Дичь? Неправильное слово. Правильное слово “импринтинг”.

Новорожденный ассоциирует себя с теми чертами лица, которые наблюдает сразу после рождения. Этот природный механизм свойственен большинству живых существ, обладающих зрением.

Новорожденные в СССР несколько первых дней видели мать минимум времени кормления, а большую часть времени видели лица персонала роддома. По странному стечению обстоятельств они были (и остаются до сих пор) по большей части еврейскими. Прием дикий по своей сути и эффективности.

Все детство вы недоумевали, почему живете в окружении неродных людей. Редкие евреи на вашем пути могли делать с вами все что угодно, ведь вы к ним тянулись, а других отталкивали. Да и сейчас могут.

Исправить это вы не сможете – импринтинг одноразовый и на всю жизнь. Понять это сложно, инстинкт оформился, когда вам было еще очень далеко до способности формулировать. С того момента не сохранилось ни слов, ни подробностей. Остались только черты лиц в глубине памяти. Те черты, которые вы считаете своими родными.

Комментарии к статье 1235 ГК РФ, судебная практика применения

В п.п. 39, 40, 103 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» содержатся следующие разъяснения:

Срок действия исключительного права и условия о сроке действия лицензионного договора

Поскольку срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (абзац первый пункта 4 статьи 1235 ГК РФ), договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

Если срок действия исключительного права продлевается в установленном законом порядке после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права.

Условия лицензионного договора о вознаграждении

Если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 ГК РФ считается незаключенным. При этом сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по такому лицензионному договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

Уплата вознаграждения по лицензионноиу договору при неиспользовании лицензиаром результата интеллектуальной деятельности

По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Последствия согласования платы в твердой сумме и в форме процентных отчислений от дохода

Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Не требуется согласие лицензиара на заключения договора об отчуждении исключительного права

Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Новый правообладатель становится лицензиаром на условиях ранее заключенного лицензионного договора (см. п. 40 Постановления).

Государственная регистрация предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности

Согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ. К таким случаям относится в том числе предоставление права использования подлежащего государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом в силу пункта 7 статьи 1232 ГК РФ это правило применяется и к зарегистрированному по желанию правообладателя результату интеллектуальной деятельности (в частности, к программам для ЭВМ и базам данных), если Гражданским кодексом Российской Федерации не установлено иное.

В отношении программ для ЭВМ и баз данных государственной регистрации подлежит только переход исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору или без договора (пункт 5 статьи 1262 ГК РФ). В других случаях, в том числе при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, государственная регистрация не осуществляется (см. подробнее п. 103 Постановления).

В п. 18 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 года) приведена следующая правовая позиция:

Предмет лицензионного договора с РАО — произведения, входящие в реестр произведений (репертуар) РАО

«Отсутствие в лицензионном договоре, заключенном между РАО и пользователем, указания на использование конкретных произведений конкретных авторов и перечень обнародованных произведений не свидетельствует о том, что условие о предмете договора сторонами не согласовано». Указано, в том числе, следующее.

Расторжение лицензионного договора лицензиатом в одностороннем порядке. Расторжение лицензионного договора на товарный знак. Как лицензиату сформулировать условие об одностороннем отказе от договора

По общим правилам, установленным российским законодательством, запрещается односторонний отказ от исполнения договорных обязательств. Вместе с тем, такая процедура может иметь место в исключительных случаях. В своих действиях активная сторона может руководствоваться статьей 310 ГК. При этом если подразумевается расторжение лицензионного договора, должны быть соблюденны ряд требований согласно статье 29.:

Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, но по общему соглашению;
Разорвать контракт в одностороннем порядке можно в случае, если зафиксировано нарушение существенных условий договора;
Одним из оснований прекращения двусторонних отношений является отказ от исполнения контракта одной из сторон;
Одностороннее расторжение лицензионного договора становится возможным в случае существенного изменения каких-либо обстоятельств.

Комментарий к Ст. 1235 ГК РФ

1. Для лицензионных договоров характерны следующие признаки:

— целью лицензионного договора является приобретение лицензиатом прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам — лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат должен выступать субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;

— по лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляются отдельные правомочия на определенных условиях, в связи с чем в науке зачастую проводят аналогию лицензионного договора и договора аренды ;

———————————
См., например: Александров Е.Б. Особенности гражданско-правового регулирования договора патентной лицензии в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 16.

— за лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится «обремененным» лицензионным договором;

— лицензиат становится правообладателем на определенных условиях и в пределах, которые установлены договором, и должником по отношению к лицензиару;

— лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только с согласия правообладателя, автоматически это право с заключением лицензионного договора не переходит;

— существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, вознаграждении;

— если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор считается незаключенным. Вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (п. 4 ст. 1286 ГК), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения (п. 13.6, 13.7 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.);

— по договору исключительной лицензии лицензиат приобретает временную легальную монополию на определенных условиях и в пределах в отличие от приобретателя исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права; в этих пределах возникают абсолютные отношения между лицензиатом и другими лицами, в том числе правообладателем (ограниченная легальная монополия).

2. Пункт 3 ст. 1233 ГК РФ закрепляет в числе договоров о распоряжении исключительным правом презумпцию лицензионного договора, если только в нем прямо не указано, что соответствующее право передается приобретателю в полном объеме. Исключение составляют лишь случаи приобретения права на результат интеллектуальной деятельности, специально созданный или создаваемый для включения в сложный объект (см. комментарий к ст. 1240 ГК).

3. Для всех лицензионных договоров в комментируемой статье унифицированы следующие положения:

— существенные (о предмете договора, способах использования) и специальные условия лицензионного договора (о сроке, территории). Лицензионный договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права;

— презумпция неисключительного характера лицензии, если иное не предусмотрено договором;

— права, прямо не указанные в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату;

— сохранение прав лицензиата при отчуждении исключительного права;

— отдельные права и обязанности лицензиара и лицензиата, их ответственность, а также некоторые основания и порядок расторжения договора, в частности обязанность лицензиата представлять отчеты, своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение, защита прав лицензиата, обязанность лицензиара не создавать препятствий в осуществлении прав лицензиата и требовать в одностороннем порядке расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом или договором;

— письменная форма лицензионного договора. Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда предметом договора являются подлежащие государственной регистрации результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, лицензионный договор подлежит государственной регистрации. Исключения из общего правила о письменной форме лицензионного договора предусмотрены в абз. 1 п. 2 комментируемой статьи и п. 2 ст. 1286 ГК РФ.